Gewerblicher Rechtsschutz

Gewerblicher Rechtsschutz

&

Immaterialgüterrecht

RA Dr. Stefan Korn

2020

 I. Einleitung Marken- und Kennzeichenrecht

 II. Voraussetzungen der Schützbarkeit von Kennzeichen am Beispiel von Marken

 III. Der Schutzbereich von Kennzeichen am Beispiel von Marken

 IV. Voraussetzungen der Schützbarkeit von anderen Kennzeichen als Marken

 V. Der Schutzbereich der übrigen Kennzeichen

 VI. Die relevanten Benutzungshandlungen & fair use

 VII. Rechtsfolgen

 VIII. Internationales Kennzeichenrecht

EINLEITUNG I.

KENNZEICHENRECHT

 Einführung

 A. Zweck des Kennzeichenrechts

 B. Potentielle Kennzeichnungsobjekte

 C. Die gesetzlich anerkannten Kennzeichenrechte

 1. Arten

 2. Gesetzestechnische Umsetzung

 D. Abgrenzung der Kennzeichenrechte

 E. Kollision

 F. Entstehen, Zeitrang, Vorratshaltung

 Zwecke

 Kennzeichen dienen dazu, (die bezeichneten) Personen oder Sachen von anderen gleichartigen Kennzeichnungsträgern zu unterscheiden

 "Individualisierung" bzw. Unterscheidung der Kennzeichenträger durch Kennzeichnung; vgl § 1 MSchG „geeignet … zu unterscheiden“

 Individualisierung = Zuordnung:

 Es soll - im Interesse der Zeicheninhaber, aber auch der Abnehmer - verhindert werden, dass durch ähnliche Kennzeichnungen die jeweils bezeichneten "Gegenstände" miteinander verwechselt werden oder zwischen ihnen zumindest Zusammenhänge hergestellt werden

 Beachte: Zielsetzung bedingt Schutzbereich: Schutz vor Verwechslung (§ 10 Abs 1 Z 2 MSchG)

 Weitere Schutzzwecke können hinzu kommen, zB Rufausbeutung (s § 10 Abs 2 MSchG)

 Mögliche Kennzeichnungsobjekte

 Natürliche und juristische Personen

 Waren

 Dienstleistungen

 Sonderfälle: urheberrechtlich schutzfähige Werke, Pflanzensorten

 Rechtsquellen

 Keine Kodifikation des Kennzeichenrechts

 Durch verschiedene gesetzliche Regelungen wird angeordnet, dass die Bezeichnung von Kennzeichnungsobjekten rechtlich geschützt ist

 Auch die Schutzbereiche sind zT nicht vollständig übereinstimmend ausgestaltet

 Lehre und Rsp haben aber - soweit möglich - die einzelnen

Kennzeichenrechte in ihren Schutzbereichen durch Interpretation weitgehend vereinheitlicht

 ZB in der Sache wohl kein Unterschied zwischen den

Schutzausschließungsgründen des § 4 Abs 1 Z 3 bis 5 MSchG für Marken und dem Verständnis der erforderlichen Unterscheidungskraft für

Kennzeichen iSd § 9 Abs 1 UWG

 1. Arten

Der Name  bezeichnet eine natürliche oder juristische Person

 Rechtsgrundlage: § 43 ABGB

Die Firma  = der im FB eingetragene Name eines

Unternehmers, unter dem dieser seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt (§ 17 Abs 1 UGB)

 Unternehmer verpflichtet, in FB eintragen zu lassen (vgl § 8 UGB: nicht rechnungslegungspflichtig nach

§ 189 UGB  können sich eintragen lassen;

unternehmerisch tätige GesbR  bei Überschreiten der Schwellenwerte des § 189 UGB Verpflichtung zur Eintragung als OG oder KG)

 Auch bei natürlichen Personen sind nunmehr Phantasiefirmen zulässig

 Rechtsgrundlage: § 43 ABGB, § 37 UGB, § 9 UWG

Besondere Bezeichnung des Unternehmens;

Geschäftsbezeichnung

 Die Geschäftsbezeichnung ist ein Zeichen, das bestimmt und geeignet ist, ein

Unternehmen oder einen Betrieb (Sache!) von anderen zu unterscheiden (z.B. Hotel zur Post)

 Rechtsgrundlage: § 9 Abs 1 UWG

 Als Oberbezeichnung für den

unternehmerischen Namen, die Firma und die Unternehmensbezeichnung hat sich die Bezeichnung Handelsname eingebürgert

Marke  Marken sind Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen eines

Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen (§ 1 MSchG)

 Rechtsgrundlage: Markenschutzgesetz

(MSchG)

Ausstattung

(untechnisch auch nicht registrierte Marke)

 Jedes sinnlich wahrnehmbare Zeichen, das im geschäftlichen Verkehr als Hinweis auf ein Unternehmen anerkannt ist

 Vermischung von Unternehmens- und Warenzeichen

 Alle Zeichen, die markenfähig sind, kommen auch für den Ausstattungsschutz in Betracht

 Jedes sinnlich wahrnehmbare Zeichen kommt als Ausstattung in Betracht

(z.B. charakteristische Färbung oder Gestaltung von Geschäftswagen oder der Kleidung der

Angestellten, ein an solchen Gegenständen angebrachtes besonderes Zeichen, die

Gestaltung von Schaufenstern usw.)

 Rechtsgrundlage: § 9 Abs 3 UWG

Titel urheberrechtlich schutzfähiger Werke

 Titel oder sonstige Bezeichnung eines Werkes der Literatur/ Kunst bzw die äußere Ausstattung von Werkstücken

 Schutzgegenstand ist daher primär die "Bezeichnung" eines (schutzfähigen) Werks iSd UrhG

 Rechtsgrundlage: § 80 UrhG Titel von nicht urheberrechtlich

schutzfähigen Druckwerken

 Schützt den Titel nicht

urheberrechtlich schutzfähiger Druckwerke, z.B. Ankündigungen, Warenkataloge, Preislisten usw (Mat)

 Rechtsgrundlage: § 9 Abs 1 UWG

 Fazit

 Vielzahl gesetzlich anerkannter Kennzeichenrechte, aber

 unterschiedliche Rechtsgrundlagen

 eigener Anwendungsbereich

 eigenständige Schutzvoraussetzungen

 Gemeinsamkeiten

 Rechtsnatur: Kennzeichenrechte sind absolute Rechte

 Absolute Rechte an unkörperlichen Sachen: Immaterialgüterrechte

 Absolutes Recht ≠ absoluter Schutz

 Konkrete Reichweite des Kennzeichenschutzes ist eine Frage der Schutzbereichsgestaltung

 Primär Verwechslungsschutz

 Für alle Kennzeichenrechte verwirklicht (s § Abs 1 Z 2 MSchG; § 9 Abs 1 UWG usw)

 Daneben unter bestimmten Voraussetzungen Bekanntheitsschutz

 Nur für Marke gesetzlich etabliert (§ 10 Abs 2 MSchG)

 Gilt aber kraft Rsp (§ 1 UWG) faktisch für alle Kennzeichenrechte

 Sonderschutz nur im Markenrecht?: Identitätsschutz

 Alle Kennzeichenrechte sind territorial gebundene Rechte

 Unterschied?

 Der wesentliche Unterschied zwischen einzelnen Kennzeichenrechten liegt im gekennzeichneten Objekt

 Daher (im Grundsatz) keine Abgrenzung nach äußerlichem Erscheinungsbild möglich

 Das selbe Zeichen kann mehrfach Kennzeichenrecht sein

 Z.B. ist das Zeichen „Bazar“ Firmenschlagwort, Marke (IR) und Titel: vgl OGH MR 2004, 71 - wohnbazar.at

 Aber: bestimmte Kennzeichnungsarten stehen für manche

Kennzeichnungsobjekte nicht zur Verfügung (aus Grafik bestehendes

Logo oder Warenform kann nicht Name sein)

 Kollision und Bedeutung des Zeitrangs

 Verwendung (unabhängig von Registrierung) einer Kennzeichnung greift in Schutzbereich eines anderen Kennzeichens ein

 ZB es besteht Verwechslungsgefahr

 Wenn Eingriff vorliegt

 Lösungsprinzip des Zeitvorranges (Prioritätsprinzip): „Das ältere Recht ist das Bessere“ oder „prior tempore potior iure“

 Wenn kein Eingriff vorliegt

 Rechtlicher Schutz oder gar Zeitrang des Eingriffszeichens irrelevant – friedliche Koexistenz

 Bei potentiellen Kennzeichenkonflikten ist daher zu klären,

1. Ist das potentiell verletzte Zeichen rechtlich überhaupt geschützt, dh ein Kennzeichenrecht überhaupt entstanden ist (siehe Entstehen von

Kennzeichenrechten und Schutzvoraussetzungen)?  wenn ja

2. Wird durch Verwendung des potentiellen Eingriffszeichens (durch einen Dritten) in den Schutzbereich dieses Rechts eingegriffen?  wenn ja 3. Ist auch das Eingriffszeichen rechtlich geschützt?  wenn ja

4. Welches Zeichen ist das ältere?

 Ergo: Im Kennzeichenrecht kommt dem Zeitrang (Priorität) besondere

Bedeutung zu

 Entstehen von Kennzeichenrechten

 Zeitrang heißt im Kern: Entstehungszeitpunkt eines Kennzeichenrechts

 Aber: Sonderprioritäten (s unten)

 Theoretisch denkbar:

 Schutz durch Eintragung in ein Register  Registerprinzip

 Schutz schon bei bloßer Aufnahme des tatsächlichen Gebrauchs  Gebrauchsprinzip

 Schutz erst bei einem bestimmten Ausmaß an Verkehrsakzeptanz  Prinzip des qualifizierten Gebrauchs

 Lex lata

 Alle drei Prinzipien kommen im ö. Recht vor

 1. Marken

 Der Erwerb des Markenrechts erfordert die Eintragung in das Markenregister (§ 2 MSchG)

 Das Markenrecht ist daher Register- bzw. Formalrecht, weil es vom

Formalakt der Registereintragung abhängig ist (Achtung: Die Eintragung in das Markenregister reicht alleine nicht aus und bedeutet nicht, dass das Zeichen rechtsbeständig ist!)

 = Registerprinzip.

 2. sonstige Kennzeichenrechte

 Für die übrigen Kennzeichenrechte ist - sofern schutzfähig - die Erfüllung von Förmlichkeiten (Registereintragung) nicht vorgesehen:

 Das Recht am bürgerlichen Namen entsteht mit der Geburt (jedenfalls am Familiennamen)

 Das Recht am Handelsnamen entsteht mit Gebrauchsaufnahme im inländischen Verkehr

 Beachte: Für die Firma sind (heute) die Unternehmenstatbestände bzw die Entstehungsvoraussetzungen der juristischen Personen zu beachten

 Auch der Titelschutz entsteht bereits mit der Gebrauchsaufnahme (uU vorgezogener Schutz durch sogenannte Titelschutzanzeige

[Ankündigung des baldigen Erscheinens des Werkes])

 = Gebrauchsprinzip

 3. Ausstattung

 Als Ausstattung ist ein Zeichen gem § 9 Abs 3 UWG nur geschützt, wenn es innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Unternehmens gilt (Verkehrsgeltung)  qualifizierter Gebrauch erforderlich, aber keine

Registrierung

 = Prinzip des qualifizierten Gebrauchs

 Marke

 Das Markenrecht entsteht durch die Eintragung in das vom

österreichischen Patentamt geführte Markenregister (§ 2 MSchG)

 Der Zeitrang der Marke richtet sich nicht nach dem Eintragungstag, sondern nach dem Tag der Anmeldung (§ 23 Abs 1 MSchG: Anmeldepriorität)

 Aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen (insb. PVÜ und TRIPS-Abk) kann Priorität einer ausländischen Markenanmeldung in Anspruch

genommen werden, wenn die Anmeldung der öMarke innerhalb einer bestimmten Frist (idR 6 Monate) nach der Auslandsanmeldung

vorgenommen wird (§ 24 MSchG: internationale Priorität)

 Prioritätserklärung, Nachweise

 Sonderregelung auch für die sog. Ausstellungspriorität

 Vorstellung einer Ware oder Dienstleistung auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen Ausstellung: §§ 25 ff MSchG; Art 11 PVÜ

 Beachte: „Klassenerweiterung“

 Bei Markenanmeldung ist anzugeben, für welche Waren oder

Dienstleistungen der Markenschutz beansprucht wird (Waren- und DL- Verzeichnis: § 16 Abs 3 MSchG)

 Früher war in Ö nachträgliche Erweiterung möglich (geteilte Priorität; vgl § 23 Abs 2 aF MSchG); mit MSchG-Novelle 2017 aufgehoben

 Sonstige Kennzeichenrechte

 Zeitrang richtet sich nach dem Entstehen (dh je nach

Kennzeichenrecht mit Ingebrauchnahme oder qualifiziertem Gebrauch)

 Exakter Zeitrang daher vielfach nicht oder schwer bestimmbar, weil keine Beweise für den exakten Zeitpunkt mehr vorliegen

 Gilt insb. für Ausstattungsschutz  schwierig, einen exakten Zeitpunkt für den Beginn des Ausstattungsschutzes festzumachen, zumal dieser erst dann entsteht, wenn das Zeichen innerhalb beteiligter

Verkehrskreise als Kennzeichen des Unternehmens gilt

 Schutzdauer der Marke (§ 19 MSchG)

 Schutz der Marke während Eintragung im Markenregister

 Schutzdauer 10 Jahre

 Immer wieder Verlängerung um je weitere 10Jahre möglich

 Zahlung Erneuerungsgebühr

 Schutzdauer wird seit Novelle 2017 vom Anmeldetag an berechnet

 Schutzdauer der sonstige Kennzeichenrechte

 Kennzeichenrechte mit Gebrauchsprinzip

 Schutzdauer richtet sich nach dem tatsächlichen Gebrauch

 Wird dieser eingestellt, erlischt das Recht

 Kennzeichenrechte mit qualifiziertem Gebrauchsprinzip

 Das Recht an der Ausstattung erlischt, sobald die Verkehrsgeltung verloren geht

 Möglichkeit der Vorratshaltung

 Vorratshaltung

 Erwerb von Kennzeichen ohne konkrete Benutzungsabsicht, nur

vorsichtshalber, um sie im Fall einer späteren Benutzungsabsicht zu haben

 Vorratshaltung von Kennzeichen begegnet Bedenken

 Gute Kennzeichen sind knappes Gut

 Reservieren von Kennzeichen ohne konkrete bzw absehbare Benutzungsabsicht behindert andere potentielle Nutzer

 Vorratshaltung daher nur bedingt möglich

 Bei allen anderen Schutzrechten außer der Marke scheidet sie schon der Natur der Sache nach aus (wenn kein Gebrauch entsteht das Recht nicht bzw erlischt mit Einstellung des Gebrauchs)

 Bei Marken war sie möglich und ist es in Grenzen noch

 Möglich, weil Registrierung für Entstehung reicht

 Angesichts der Knappheit guter Marken setzt Gesetzgeber dem (1977) Grenzen: Markenrechtlicher Gebrauchszwang

 Wird Marke nicht binnen 5 Jahren gebraucht, kann sie auf Antrag gelöscht werden

Marke wird löschungsreif: Löschungs- bzw Verfallsgrund in § 33a MSchG

SCHUTZVORAUSSETZUNGEN AM II.

BEISPIEL DER MARKEN

 Schutzvoraussetzungen einer Marke

 Formelles Kriterium  Registrierung des Zeichens

 Vgl § 2 Abs 1 MSchG: Der Erwerb des Markenrechtes erfordert die Eintragung der Marke in das Markenregister

 Materielle Kriterien  Um registrierbar zu sein, muss das Zeichen bestimmte inhaltliche Voraussetzungen erfüllen

 Markenfähigkeit = § 1 MSchG

 Keine Schutzausschließungsgründe = § 4 MSchG

 Beachte

 Ob die angemeldete Marke ältere Rechte verletzt, wird im Eintragungsverfahren nicht amtswegig ermittelt

 Bis zur MSchG-Novelle 2017 hat das ÖPA im Zuge des

Anmeldeverfahrens eine Ähnlichkeitsrecherche für den Anmelder durchgeführt; welche Schlüsse dieser daraus gezogen hat, blieb ihm überlassen

 Heute: Ähnlichkeitsrecherche nur mehr auf Antrag

 Seit der Novelle 2010 gibt es aber das Widerspruchsverfahren (§§ 29a ff MSchG)

 A. Markenfähigkeit (§ 1 MSchG)

 B. Keine Schutzausschließungsgründe

 a) Unterscheidungskraft des Zeichens und Freihaltebedürfnis

 b) Die Umschreibung schutzunfähiger Zeichen im MSchG

 C. Einzelfälle zu den Schutzausschließungsgründen bei Marken

 a) Gattungsbezeichnungen (Z 5)

 b) Beschreibende Angaben (Z 4)

 i. Beschreibung der Ware oder der Dienstleistung

 ii. geografische Bezeichnungen

 iii. Namen

 c) Fehlende Unterscheidungskraft (Z 3) allgemein

 d) Besondere Kriterien für Formmarken

 e) Sonstige Schutzausschließungsgründe

 D. Kompensation fehlender Unterscheidungskraft, Beseitigung des Mangels des beschreibenden Charakters, der

Gattungsbezeichnung usw?

 Als Marke schutzfähig sind nur Zeichen, die markenfähig sind:

 Definition

 Marken können Zeichen aller Art sein, insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen, oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klänge, soweit solche Zeichen geeignet sind,

 Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und

 im Markenregister in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des ihrem Inhaber gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

 Kumulativ gefordert

 Zeichen aller Art

 Sehr weite Umschreibung

 Unterscheidungseignung

 Eignung, den Schutz aus sich heraus klar und eindeutig zu bestimmen

 Seit MSchG-Novelle 2019

 Früher: grafische Darstellbarkeit

§

 Grundlagen zu den Markenformen allgemein:

 Wortmarken:

 Bestehen nur aus Klein- und/oder Großbuchstaben oder Zahlen in

Standardschrift und –layout (einzeilig) und farbneutral in einer Amtssprache der EU

 Bildmarken:

 Bestehen aus bildlichen Darstellungen, grafischen Ausgestaltungen usw (oder Zeichen, die nicht aus einer Amtssprache der EU stammen)

 Wortbildmarken:

 Kombination von Wort- und Bildelementen, z.B. kleiner Feigling, aber auch 7up

§

 Formmarken/3D-Marken:

 Form oder Aufmachung der Ware, z.B. Goldhase, Porsche 911

 Farbmarken

Farbangabe:

PANTONE 376, PANTONE Process Black C

Farbangabe: Besteht aus der Kombination der Farben Rot, Schwarz und Grau für die Außenflächen eines Traktors, nämlich Rot für Motorhaube, …

§

 Klangmarken

 Grundlagen

 Erst seit 2017 in Aufzählung markenfähiger Zeichen explizit erwähnt

 Aber zur alten Fassung der MarkenRL: Aufzählung ist nicht abschließend (s Art 2 u ErwGr 7 zur RL): EuGH Shield Mark/Kist

 Unterscheidungseignung ist ihnen nicht grundsätzlich abzusprechen: EuGH Shield Mark/Kist

 Einleitendes Beispiel: CL-Intro

 Weitere Beispiele: MGM-Löwe (Markenfähigkeit früher str.); Schwäbisch- Hall; EBU-Prelude

 Problem der älteren Rechtslage: Grafische Darstellbarkeit

 Klänge sind daher markenfähig, wenn sie sich grafisch darstellen lassen:

EuGH Shield Mark/Kist

 Nach EuGH nur bei Notation

§

 Nach EuGH nur bei Notation, nicht aber bei

 bloßer Angabe einer Notenfolge (e, dis, e, dis, h, d, c, a = erste neun Töne von Beethovens "Für Elise"), weil hierdurch eine Bestimmung der Höhe und der Dauer der Töne nicht möglich ist: EuGH Shield Mark/Kist

 Sonagram

 oder Lautschrift (Onomatopoetikum = Bildung eines Worts durch Lautmalerei, z.B. „kickeriki“ bzw in concreto „Kukelekuuuuu“ (NL Hahnkrähen)

 Aber: Novelle 2017 bringt hier eine Erleichterung, weil nun Darstellbarkeit in einer Weise, die Schutzbereich klar und eindeutig bestimmt, reicht

 Vgl Punkt 9.3.7 PrüfRL EUIPO: Vorlage einer das Klangbild

wiedergebenden Tondatei oder durch eine genaue Wiedergabe des Klangbildes in Notenschrift

§





 Shield Mark ist Inhaberin von 14 Marken, die für verschiedene Waren und Dienstleistungen insb. der Klassen

 9 (auf Datenträger aufgezeichnete Computerprogramme [Software]

usw.)

 16 (Zeitschriften, Zeitungen usw.)

 41 (Erziehung, Ausbildung, Veranstaltung von Seminaren auf dem Gebiet der Werbung, des Marketing, des geistigen Eigentums und der kommerziellen Kommunikation)

 42 (Rechtsberatung und -vertretung) eingetragen wurden

 Im Oktober 1992 lancierte Shield Mark eine Werbekampagne im Rundfunk, bei der jeder Werbespot mit einer Erkennungsmelodie (Jingle) begann, die aus den ersten neun Noten von „Für Elise“

bestand

 Außerdem gibt Shield Mark seit Februar 1993 ein Mitteilungsblatt über die von ihr auf dem Markt angebotenen Dienstleistungen heraus  Dieses Mitteilungsblatt liegt in Ständern in Buchläden und an Zeitungskiosken auf  Die Erkennungsmelodie erklingt jedes Mal, wenn ein Exemplar aus dem Ständer entnommen wird

 Schließlich gibt Shield Mark ein Software-Paket für Juristen und Marketingspezialisten heraus, und jedes Mal, wenn die Diskette mit der Software gestartet wird, erklingt das Krähen eines Hahnes

 Joost Kist ist rechtsberatend auf dem Gebiet der Kommunikation, u. a. im Werbe- und im Markenrecht, tätig

 Er veranstaltet Seminare zu Themen des geistigen Eigentums und des Marketing und gibt eine Zeitschrift heraus, die sich mit diesen Fragen befasst

 Bei einer Werbekampagne, die am 1. Januar 1995 begann,

verwendete er eine Melodie, die aus den ersten neun Noten von

„Für Elise“ bestand, und er verkaufte auch ein Computerprogramm,

das beim Starten das Krähen eines Hahnes erklingen ließ

 Die Darstellung muss klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein

 Bei einem in Takte gegliederten Notensystem mit einem

Notenschlüssel, Noten- und Pausenzeichen, deren Form ihren relativen Wert angibt, sind Voraussetzungen erfüllt

 Bloße Angabe einer Notenfolge (e, dis, e, dis, h, d, c, a = erste neun Töne von Beethovens "Für Elise") genügt nicht, weil hierdurch eine Bestimmung der Höhe und der Dauer der Töne nicht möglich ist

 Verbale Umschreibung z.B. „die ersten neun Noten von 'Für Elise' gespielt auf Klavier“ oder „das Krähen eines Hahns“ genügt ebenfalls nicht"

 Onomatopoetikum (Bildung eines Worts durch Lautmalerei), zB

„kickeriki“ oder in concreto „Kukelekuuuuu“ (NL Hahnkrähen) ohne weitere Erläuterung

 keine grafische Darstellung eines Geräusches oder Klangs

 In Anmeldung ist anzugeben, dass es sich um eine Klangmarke handelt, widrigenfalls wird die konkret eingereichte Anmeldung als Bildmarke gewertet

 Bewegungsmarke (neu seit 2017)

 zB UM 005338629; UM 017894840

 Multimediamarken (neu seit 2017)

 zB UM 017451816; UM 017635293

 Hologrammmarken (neu seit 2017)

 Positionsmarken

 Riech bzw. Geruchsmarken?

 Nach alter Rechtslage kein Schutz mangels grafischer Darstellbarkeit

 Hat sich nicht geändert (noch keine höchstgerichtliche Rsp)

 Gerüche wohl weiterhin nicht markenfähig

§

 Neue Markenform seit 2017: Gewährleistungsmarke

 Eine Marke, die

 bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird

 und geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die der Inhaber der Marke das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, Genauigkeit oder andere

Eigenschaften, ausgenommen die geografische Herkunft, gewährleistet, von solchen zu unterscheiden,

 für die keine derartige Gewährleistung besteht

 Es geht also nicht um die Individualisierung der Waren- oder DL- Herkunft, sondern um die Signalisierung, dass bestimmte

Eigenschaften vorliegen

 Markeninhaber darf selbst keine gewerbliche Tätigkeit ausüben, die den „Gewährleistungsbereich“ betrifft

 Anmeldung muss u.a. Benutzungsbedingungen beinhalten

§

 Wieso Schutzausschließungsgründe

 Aus ganz unterschiedlichen Gründen folgt, dass bestimmte Zeichen nicht als Marke (gilt letztlich aber für alle Kennzeichen) schützbar sein sollen, zB weil

 sie zur Erreichung der markenrechtlichen Unterscheidungsfunktion ungeeignet sind

 sie aus Gründen der freien Kommunikation für alle zur Verfügung stehen sollen,

 ein Schutz gegen die öffentliche Ordnung oder völkerrechtliche Pflichten verstoßen würde,

 sie irreführend sind, usw.

 MSchG ist das einzige „durchpositivierte“ Kennzeichenrechtssystem

 Listet in § 4 jene Zeichen auf, die einem Markenschutz grundsätzlich nicht zugänglich sind

 Für die anderen Kennzeichen gelten – durch die Rsp etabliert – in den Kernbereichen vergleichbare Vorgaben

§

 Staatswappen usw (§ 4 Z Abs 1 Z 1 MSchG)

 Von der Registrierung ausgeschlossen sind Zeichen, die ausschließlich bestehen

a) aus Staatswappen, aus Staatsfahnen oder anderen staatlichen Hoheitszeichen oder aus Wappen inländischer Gebietskörperschaften, b) aus amtlichen Prüfungs- oder Gewährzeichen, die im Inland oder nach Maßgabe einer im Bundesgesetzblatt zu verlautbarenden Kundmachung (§ 6 Abs. 2) in einem ausländischen Staat für dieselben Waren oder

Dienstleistungen, für die die Marke bestimmt ist, oder für ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingeführt sind,

c) aus Zeichen internationaler Organisationen, denen ein Mitgliedsland des Pariser Verbandes zum Schutz des gewerblichen Eigentums als Mitglied angehört, sofern die Zeichen im Bundesgesetzblatt kundgemacht worden sind. Für die Kundmachung gilt § 6 Abs. 2 letzter Satz;

 Weitgehend selbsterklärend und im Kontext der Lehrveranstaltung nicht zu vertiefen

 Keine Markenfähigkeit (§ 4 Z Abs 1 Z 2 MSchG)

 Von der Registrierung ausgeschlossen sind Zeichen, nicht als Marke gemäß § 1 eintragungsfähig sind

 Selbstverständliche Absicherung

§

 Fehlende Unterscheidungskraft im weiteren Sinn (§ 4 Z Abs 1 Z 3 bis 5 MSchG)

 Vorbemerkungen

 Dass Kennzeichen geeignet sein müssen, das Kennzeichnungsobjekt von anderen gleichartigen Kennzeichnungsobjekten zu unterscheiden, folgt aus dem Normzweck des Kennzeichenrechts (s.o.)

 Daher seit jeher anerkannt, dass nicht unterscheidungskräftige Zeichen nicht kennzeichenfähig bzw kennzeichenrechtlich schutzfähig sind

 Hierunter wurden insb Gattungsangaben, beschreibende Zeichen und sonst nicht unterscheidungskräftige Zeichen subsumiert

 Das MSchG hat das nicht grundsätzlich verändert, aber auf 3 Ausschließungsgründe aufgeteilt

 Abgrenzung ist nicht immer einfach, in der Praxis aber auch nicht nötig

 Von der Registrierung ausgeschlossen sind Zeichen, die ausschließlich bestehen

3. keine Unterscheidungskraft haben;

= Nicht unterscheidungskräftige Zeichen

§

4. ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der

Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;

= beschreibende Zeichen

5. ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen

Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung üblich sind;

= Gattungsangaben

 In der Logik der Schutzausschließungsgründe müsste man die Aufzählung stürzen, weil die Z 5 in der Z 4 aufgeht, beide wiederum in der Z 3 aufgehen, dh sie eigentlich sämtlich nicht unterscheidungskräftig sind

 Die Z 3 ist daher eine Rest- bzw Auffanggröße

§

 Markenform (§ 4 Z Abs 1 Z 6 MSchG)

 Von der Registrierung ausgeschlossen sind Zeichen, die

 ausschließlich aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal bestehen, die beziehungsweise das durch die Art der Ware selbst bedingt ist oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder der Ware einen wesentlichen Wert verleiht;

 Vergleichbar den Z 3, 4 und 5 ist auch die Z 6 Ausdruck des Gedankens fehlender Unterscheidungskraft ist aber auch Abgrenzung zum

Geschmacksmusterschutz [str]

 Öffentliche Ordnung usw (§ 4 Z Abs 1 Z 7 MSchG)

 Von der Registrierung ausgeschlossen sind Zeichen, die

 gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen;

 Details hierzu noch unten

 Sonstige

 Die Schutzausschließungsgründe der Z 8 bis 12 spielen für die LV keine Rolle

§

 Warum?

 W.e. sind die Z 3 bis 5 Ausdruck des allgemeinen Gedankens, dass nicht unterscheidungskräftige Zeichen einem markenrechtlichen Schutz nicht zugänglich sein sollen

 Freihaltung der kommerziellen Kommunikation

 Im Interesse freier kommerzieller Kommunikation soll es nicht möglich sein, Begriffe, die die kommerzielle Kommunikation benötigt, für einen einzelnen Gewerbetreibenden zu reservieren

 Keine Eignung zur Erreichung der Markenfunktionen

 Beschreibende Zeichen, Gattungsbezeichnungen und sonst nicht

unterscheidungskräftige Zeichen werden von Konsumenten gar nicht als Unterscheidungsmerkmal aufgefasst

 Das Erfordernis der Unterscheidungskraft ergibt sich schon aus allgemeinen Kennzeichenrechtsgrundsätzen

 Im MSchG als Ausschlussgründe vertypt

 Eine exakte Abgrenzung zwischen den Ausschlussgründen der Z 3 bis 5 ist vielfach nicht möglich

 Exakte Abgrenzung ist im Ergebnis aber auch nicht erforderlich, weil

ohnedies Schutzunfähigkeit vorliegt und (heute) alle durch Verkehrsgeltung überwunden werden können (§ 4 Abs 2 MSchG)

 Allgemein

 Um Kennzeichen sein zu können, muss das Zeichen etwas Besonderes, Individuelles an sich haben, das das Zeichen zur

Unterscheidung des bezeichneten Objekts von anderen Zeichenträgern eignet

 das Zeichen muss unterscheidungskräftig sein

 Beispiel: Diesel

 „Diesel“ ist für Kraftstoffe zweifelsfrei nicht schutzfähig weil im Hinblick auf diese Warengattung Gattungsbezeichnung  wird nicht auch gar nicht als Kennzeichen aufgefasst

 „Diesel“ für Bekleidung sehr wohl schutzfähig, weil insoweit weder

Gattungsbezeichnung für Hosen, Leibchen usw noch beschreibende Angabe

 Maßgeblich sind daher die konkret von der Registrierung erfassten Waren oder DL

 Ein und das selbe Zeichen kann daher für bestimmte Waren beschreibend, für andere aber unterscheidungskräftig sein

 Absolute Fantasiewörter

 Sprachliche Neubildungen (= frei erfundene, keiner Sprache

angehörende Zeichen, weil diese auch keinen Bedeutungsgehalt haben)

 Sind wohl immer unterscheidungskräftig ✔

 Relative Fantasiewörter

 Haben an sich eine sprachübliche Bedeutung

 Sind unterscheidungskräftig, wenn sie für Waren oder DL außerhalb

ihres Bedeutungszusammenhanges verwendet werden ✔

 Z 5: ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Ware oder

Dienstleistung üblich sind

 Maßgeblich ist, ob die Bezeichnung am Anmeldetag zu einer üblichen Bezeichnung geworden ist

 Für welche Verkehrskreise?

 Vgl (zu § 33b) EuGH Kornspitz: EuGH C-409/12

 Kornspitz war eingetragene Marke für Backwaren usw; Markeninhaber stellt unter dieser ein Backmischung her, die in erster Linie an Bäcker verkauft wird; diese stellen mit dieser ein längliches, an den Enden spitz zusammenlaufendes Gebäck her

 Die Mitbewerber der Markeninhaberin und die Bäcker wissen, dass das Wortzeichen KORNSPITZ als Marke eingetragen ist

 Die Konsumenten wissen das nicht, weil die Bäcker, die die von Backaldrin gelieferte Backmischung verwenden, ihre Kunden im Allgemeinen weder darauf hinweisen, dass das

Zeichen KORNSPITZ als Marke eingetragen ist, noch darauf, dass die Brötchen aus der Backmischung hergestellt würden

 EuGH: Es kommt (nur) auf das Verständnis der Endabnehmer an

 Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der registrierten Wortmarke "BSS PLUS", die für Waren der Klasse 5 (Ophtalmische

pharmazeutische Präparate) registriert ist

 Sie ist ebenso Inhaberin dieser 

Wort-Bild-Marke für eben diese Waren

 Die Antragstellerin begehrt, gestützt auf

§ 33 MSchG die Löschung

 Nach den Feststellungen ist die Abkürzung „BSS“ eine gebräuchliche Abkürzung für „buffered saline solution“ bzw. „balanced salt (oder saline) solution“ (nachgewiesen mit Fachwörterbüchern)

 Daher Abkürzung der englischsprachigen Bezeichnung einer

„gepufferten Kochsalzlösung“, die üblicherweise zu Augenspülungen verwendet werde

 Im medizinischen Bereich sind Bezeichnungen in englischer Sprache üblich

 „BSS“ ist auch gebräuchliche Abkürzung für „Bernard-Soulier-

Syndrome“, „Bismuth subsalicylate“ oder „blood stasis syndrome“

 Rechtliche Beurteilung:

 Die NA hat dem Löschungsantrag hinsichtlich der Wortmarke

stattgegeben, weil „Plus“ keine herkunftshinweisende Eignung habe

 Die Wort-Bild-Marke wurde nicht gelöscht, weil die grafische Ausgestaltung nach dem Gesamteindruck der Marke die Eigenschaft eines

Herkunftshinweises verleihe

 Die Berufung gegen den Löschungsausspruch war unberechtigt

 Ob ein Zeichen Gattungsbezeichnung ist, richtet sich danach, wie es von den beteiligten Verkehrskreisen aufgefasst wird  das sind hier die

verschreibenden bzw. verwendenden Augenärzte und -chirurgen

 Von diesen wird die der englischen Sprache entnommene Abkürzung als Gattungsbezeichnung aufgefasst

 Dass die Abkürzung auch andere Bedeutungen hat, ist irrelevant, weil es stets darauf ankommt, wie das Zeichen in seiner konkreten

Anwendung verstanden wird

 Vgl auch die zur selben Abkürzung ergangene E EuGH C-192/03 P (EuG T-237/01)

 EuG und EuGH kommen zum selben Ergebnis wie OPM

 Beispiele

 „Pager“ für Personenrufgeräte

 War wohl ursprünglich eine Neuschöpfung, hatte sich im Anmeldezeitpunkt (4.9.1979) aber schon zur Gattungsbezeichnung entwickelt (Nachweise va aus Zeitungen und Zeitschriften, insb : NA PBl 1986, 194

 „Tabasco“

 Prägendes Stammwort für zwei Gewürzpflanzen (Tabasco-Pfeffer und

Tabasco-Piment) und daher insoweit Gattungsbezeichnung OPM ÖBl 1997, 232

 „Kombucha“

 Mindestens seit etwa 1930 Gattungsbezeichnung für eine Substanz aus bestimmten Bakterienstämmen, mit denen apfelweinähnliches Getränk hergestellt wird: OGH 4 Ob 138/89

 „DLC“

 International anerkannte Abkürzung für diamond like carbon, daher keine Markenregistrierung für Rasierapparate und -klingen möglich:

 „Vienna Delights“

 Keine übliche Bezeichnung für Schokolade oder ihre Merkmale: OGH 4 ob 216/02x

 Schutzausschließungsgrund kann durch Verkehrsgeltung überwunden werden

 § 4 Abs 2 MSchG: „wenn das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor der Anmeldung infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben hat“

 Beachte

 Seit MSchG-Novelle 1994 § 33b MSchG: Nachträgliches Herabsinken zur Gattungsbezeichnung ist unter bestimmten Voraussetzungen

(infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers) ein Verfallsgrund

 Hierzu noch unten

 Rsp

 OGH 4 Ob 121/99y – Sony Walkman I

 OGH 4 Ob 269/01i – Sony Walkman II (bejaht)

 OGH 4 Ob 128/04h – Memory (vereint)

 Auch OGH 17 Ob 26/09m – Oscar

 EuGH C-409/12 und OGH 4 Ob 63/15s – Kornspitz (bejaht)

 Z 4: ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der

Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der

Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;

 Zusammenfassend: Beschreibende Zeichen sind nicht schützbar

 Liegt nach jüngerer Rsp vor, wenn das Zeichen rein beschreibend ist:

 Rein beschreibend ist ein Zeichen dann, wenn der Begriffsinhalt des

Zeichens für die angesprochenen Verkehrsteilnehmer zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschlossen und als beschreibender Hinweis auf die Art (o.ä.) der bezeichneten Waren oder DL verstanden werden kann

 Kann ein Zeichen mehrdeutig aufgefasst werden, kann das Zeichen schon dann als beschreibend von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer der möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder DL bezeichnet

Kläger Beklagter

 Kl hat Marke für Klassen 37 (Reparatur und Wartung von Computerhardware) und 42 (Wartung und Aktualisieren von Computer- Software, Computer-Beratungsdienste) = Markenproblematik

 Kläger behauptet, dass er schon seit 1994 die Bezeichnung "Der ComputerDoktor" zur Kennzeichnung der in seinem Unternehmen erbrachten EDV-Dienstleistungen verwendet (Unternehmenskennzeichenproblematik)

 Beklagter hat nachstehende Marke für die Klassen 9 (Personal-Computer Hardware und Peripherie), 38 (Telekommunikation) und 39 (Erstellung, Wartung und Instandsetzung von Software für Personalcomputer, Erstellung von Internet-Homepages und Internet-

Applikationen, Programmierung von Internet- Shop-Systemen, Erstellung von Mobile- Computing-Lösungen und WAP-Angeboten)

 Er hat überdies die Domain

www.computerdoktor.com für sich registriert

 Computerdoktor ist unterscheidungskräftig weil Gedankenoperation erforderlich (außerdem doppeldeutig)

 Marken hatten den gleichen Zeitrang = markenrechtliches Patt

 Aber Kl hat uU Unternehmenskennzeichen mit besserer Priorität erworben (fehlende Feststellungen, Zurückverweisung)

 Erster Prüfungsschritt: Hat das Zeichen eine Bedeutung, die ohne komplexe Gedankenoperationen unmittelbar erschlossen werden kann

 IdR einfach bei deutschen Wörtern/Wortverbindungen

 Aber: Auch neuartige, ungewöhnliche oder grammatikalisch unrichtige Wortzusammenstellung kann eine erkennbare Bedeutung haben

 Beispiel: MAXPLAY

 (ua) für Computersoftware, Unterhaltung und Computerprogrammierung für Videospiele (Kl 9, 41 und 42)

 „maximales Spiel“ oder „bestes Spiel“

 Zweiter Prüfungsschritt: Kann dieser als Hinweis auf Art usw der Ware/DL verstanden werden?

 Fortsetzung Beispiel: MAXPLAY

 Maximales bzw. bestes Spiel ist Hinweis auf Qualität und Zweckbestimmung der Produkte

 Wortkombination geht über den beschreibenden Charakter der Einzelelemente nicht hinaus

 Zeichen daher für die konkreten Waren/DL beschreibend und daher nicht eintragungsfähig (EuG 9.3.2017, T-400/16)

 Vgl aber OGH ÖBl 1997, 227 - Stanford boss

 Klägerische Marke „BOSS“ für Herrenbekleidung

 Erster Prüfungsschritt:

 Boss hat eine den inländischen Verkehrsteilnehmern bekannte Bedeutung, die auch unmittelbar erschlossen werden kann

 Zweiter Prüfungsschritt:

 Bedeutung wird aber nicht unmittelbar als eine Beschreibung der Waren (Qualität, Zweckbestimmung) aufgefasst

 Bloße Anspielung auf bzw Assoziation zu gehobener Qualität

 Ist nicht glatt beschreibend und damit schutzfähig

 Vgl auch zur Verwendung außerhalb der Wortbedeutung

 „ET • CETERA“ für Reise- und Handkoffer, Handtaschen nicht

beschreibend: BA PBl 1994, 14

 Fremdsprachige Zeichen

 Im Grundsatz seit jeher gesichert, dass fremdsprachige Zeichen für die Beurteilung des Eintragungshindernisses in ihrer deutschen Bedeutung zu Grunde zu legen sind

 Str. war, ob dies nur für lebende Sprachen, Weltsprachen oder Handelssprachen gilt

 EuGH (C-421/04: Schutz von „Matrazen“ für „Matrazen“ in Spanien) stellt auf den normal informierten und verständigen Verbraucher im Schutzstaat ab

 Wenn diesem aufgrund des Verbreitungsgrades der Sprache die Bedeutung bekannt ist, ist sie zu Grunde zu legen; wenn nicht handelt es sich im

konkreten Gebiet um ein Phantasiezeichen

 Ausdehnung dieses Ansatzes zum Schutz von Ex- und Importen denkbar

 Wohl auch keine zu enge Auslegung der Kenntnis fremder Sprachen

 Beispiele - englisch

 „MUSIC CHANNEL“ für DL eines Online-Musikangebots beschreibend: OGH ecolex 2003, 537 - MUSIC CHANNEL

 „Car Care“ für DL „Vertrieb von Autoglas und Zubehör sowie und Reparatur“

beschreibend: OGH wbl 2005, 386 - car care

 „THE DRIVECOMPANY“ für DL einer Fahrschule nicht beschreibend: OGH ÖBl 2002/10 – DRIVECOMPANY

 „NEWS“ für ein Magazin zu Politik, Society usw unterscheidungskräftig, weil keine im Inland sprachübliche Bezeichnung für ein solches Magazin: OGH sexnews.at

 „LOCK“ für Klebstoffe zu gewerblichen und industriellen Zwecken (Kenntnis nur der Grundbedeutung, nicht auch aller, insb. übertragener, Bedeutungen):

OPM PBl 1994, 37

 „Investorworld“ trotz grammatikalischem Fehler: EuG T-360/99

 „Electric Highway“ (Straße mit Ladestationen für elektrische KFZ): EuG T- 315/15

 Beispiele – sonstige Sprachen

 „SPA“ ist ein Gattungsbegriff für Wassertherapien, nicht aber auch beschreibend für Kosmetika

 Es bestehen zwischen diesen beiden Waren/DL keine Verbindungen, die es erlauben, den beschreibenden Charakter des Wortes auch auf

Kosmetika auszudehnen: EuG T-201/14

 „OPUS ONE“ für Wein: Schon Teil „OPUS“ ist unterscheidungskräftig

(originelle und einprägsame Bezeichnung für Wein): OGH ecolex 2002, 444 - OPUS ONE

 „LA LINIA“ für Betonpflastersteine (lediglich Andeutung an unspezifizierten Trend): OGH ÖBl 1999, 283 - LA LINIA/LA LINEA

 "Aqua Pannonia" für Mineralwässer, Fruchtsäfte u.ä. nicht unterscheidungskräftig: OPM PBl 2005, 64 - Aqua Pannonia

 „Pisang“ für alkoholische Getränke (Pisang ist malaiisch für Banane) – für Einfuhrhandel freizuhaltende Beschaffenheitsangabe: OGH 4 Ob 378/84

 Cafe Nero für Kaffee und DL hierzu: EuG T-37/16 (Bildelement nicht hinreichend unterscheidungskräftig)

 Abkürzungen, Akronyme usw

 Grundlagen

 In der Rs Alfred Strigl/DPMA hat der EuGH entschieden (GRUR 2012, 616), dass eine für sich kennzeichnungskräftige Buchstabenkette durch eine

Kombination mit der ihr zu Grunde liegenden vollständigen Wortfolge beschreibenden Charakter annimmt

 Eine in dieser Weise gebildete Marke ist demnach als Ganzes beschreibend und daher schutzunfähig (konkret zu „Multi Markets Fund MMF“ und „NAI - Der Natur-Aktien-Index“)

 Folgen für öRsp

 Bisherige Rsp des OGH 22.6.1999, 4 Ob 145/99y – ASP

 Lautlich nicht aussprechbaren oder praktisch nicht so ausgesprochenen Buchstabenzusammensetzungen, deren Bedeutung ohne Kenntnis der vollständigen Bezeichnung unverständlich bleibt, kommt bei der

Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen im allgemeinen keine Unterscheidungskraft zu

 Diese Rechtsprechung ist bei RL-konformer Auslegung nicht aufrecht zu erhalten

 Vgl zB aus der deutschen Rsp

 „monkey“ für Geräte zur Datenübertragung usw nicht beschreibend

 Es mag sein, dass es sich um eine gekürzte Form für „mobile network key“ handelt

 In der Langform mag der Begriff durchaus beschreibend sein  doch ist nicht nachweisbar, dass Abkürzung nur und ausschließlich beschreibend verwendet würde und von Dritten zur Beschreibung der bezeichneten Waren und DL benötigt wird

 Der aus engl. erkennbare Bedeutungsgehalt verleiht der Bezeichnung Eigentümlichkeit, da die gängigen Bedeutungen des Worts mit den Waren/DL in keinem Zusammenhang stehen: BPatG 5.6.2003, 25 W (pat) 73/01 - JurPC Web-Dok 73/01

 Geografische Bezeichnungen

 Allgemeines

 Nach § 4 Abs 1 Z 4 MSchG sind Zeichen, die (ausschließlich) aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur

 Bezeichnung der geographischen Herkunft der Ware

 bzw der Erbringung der Dienstleistung

 dienen, von der Registrierung ausgeschlossen

 Maßgeblich ist Zeitpunkt der Markenregistrierung

 Auch hier kommt es darauf an, ob sie im Verkehr als Herkunftsangabe aufgefasst werden

 Zur Anwendung instruktiv: OGH zu Miss Broadway für Kosmetika (ÖBl 1981, 69)

 Orts- und (bekannte) Straßennamen werden idR als Hinweis auf den Herstellungsort usw aufgefasst

 „Broadway“ alleine wäre daher wohl beschreibend

 „Miss Broadway“ hat aber überwiegend den Charakter einer

Phantasiebezeichnung; geografischer Hinweis tritt in den Hintergrund (deswegen auch keine Irreführung)

 Vgl OGH 4 Ob 126/15f; OGH 4 Ob 77/15z – St. Zeno

 Entscheidend ist die Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise  Eintragungshindernis darf in keinem der Verkehrskreise vorliegen

 Wenn im Zeitpunkt der Registrierung der Marke „St. Zeno“ für

touristische DL (1970) bereits ein Ortsteil von Serfaus diese Bezeichnung getragen hat  Markenschutz für dort beheimatetes Hotel

ausgeschlossen  diesfalls tritt für die Verkehrsteilnehmer der Fantasiecharakter nicht ganz zurück

 Wenn St. Zeno 1970 nur ein Flurname (allenfalls ein Weiler bestehend aus ein bis zwei Gerichtshöfen)  Marke wäre aus der Sicht der

beteiligten Verkehrskreise keine geographische Angabe, sondern eine fantasiehafte, von einem Heiligen abgeleitete Bezeichnung (Überwiegen des relativen Phantasiecharakters gegenüber der - zumeist auch

unbekannten - Bezeichnung eines lokalen Weilers oder einer Flur)

 Bereits Verständnis eines von mehreren angesprochenen Verkehrskreisen kann entscheidend sein und das

Registrierungshindernis bewirken,

 Auch wenn es sich um den kleineren Teil der beteiligten Verkehrskreise handelt!

 Sonst § 33b MSchG?

 An sich auf „Herabsinken“ zur geografischen Bezeichnung nicht

anwendbar; Analogie offen gelassen

 Beispiele

 Nicht beschreibend:

 „Wallstreet“ für Tabakwaren, weil die Wallstreet als Finanzzentrum, nicht aber als Herkunftsort derartiger Waren verstanden wird

 Beschreibend

 „Aqua Pannonia“ für Mineralwässer, Fruchtsäfte uä nicht

unterscheidungskräftig bzw schutzfähig  weil herkunftshinweisend:

OPM PBl 2005, 64

 „New Yorker“ für Textilien beschreibend  New York als Modestadt bekannt und daher für die konkreten Waren herkunftshinweisend

 „BUKHARA“: Zumindest der (mit-)beteiligte Verkehrskreis des (Fach-) Handels und Endverbraucher mit speziellen Interessen  kennen Begriff BUKHARA als geografische Bezeichnung (= eine der bedeutendsten Städte Usbekistans und Hauptstadt der gleichnamigen Provinz)

 Namen

 Auch Namen können beschreibend sein

 Nicht beschreibend

 „Mozart“ für Nahrungs- und Genussmittel (Getränke): OPM PBl 1994, 168

 „Anton Bruckner“ für Back- und Konditorwaren: NA PBl 1998, 64

 Beschreibend

 „Anton Bruckner“ für Schallplatten: NA PBl 1998, 64

 „Ausschließlich“

 Beachte: Das Eintragungshindernis (gilt für Z 5 ebenso) liegt nur vor, wenn das Zeichen ausschließlich aus beschreibenden Elementen besteht

 Eintragungshindernis kann daher durch Hinzufügung unterscheidungskräftiger Elemente überwunden werden

 Kann jedes Element sein, zB

 Zusätzliche Wörter

 Grafiken

 Grafische Ausgestaltung der Schreibweise

 Führt aber nur dann zur Schutzfähigkeit, wenn das zusätzliche Element unterscheidungskräftig ist oder durch die Kombination in Summe

Unterscheidungskraft erreicht wird

 Beachte:

 Der für sich genommen nicht schutzfähige Teil erlangt hierdurch keinen isolierten Schutz

 (Nur) Seine Übernahme ist daher keine Verletzung des durch die Hinzufügung schutzfähig gewordenen Gesamtzeichens

 Wenn aber auch die sonstigen Elemente nicht unterscheidungskräftig sind, bleibt es in Summe bei der fehlenden Schutzfähigkeit

 Beispiel „BIO organic“ usw

 Für Waren der Kl 3 und 5: die banalen Bildelemente führen von den beschreibenden Wortelementen nicht weg – keine Eintragungsfähigkeit

 EuG 10.9.2015, T-610/14, T-570/14 und T-571/14

 Beispiel „MEET ME“

 Ua für Computersoftware, Telekommunikation sowie persönliche und soziale Dienste (Kl 9, 38 und 45) wegen der werbeanpreisenden Botschaft;

 Die grafische Gestaltung weist trotz des verkehrten „e“ keinen Fantasiegehalt auf  fehlende Unterscheidungskraft

 EuG 24.11.2015, T-190/15

 Ad Unterscheidungskraft durch grafische Ausgestaltung

 CAFFÈ NERO

 Für Kaffee und darauf bezogene Dienstleistungen (Kl 30 u 35);

Wortbestandteile bezeichnen Kaffee oder ein Getränk ohne Zusatz von Milch, Obers und Zucker; das einfache grafische Element ist nicht ausreichend unterscheidungskräftig: EuG 27.10.2016,

T-29/16 u T-37/16

 NANO

 Die figurative Ausgestaltung ist nicht ausreichend unterscheidungskräftig: EuG 22.9.2016, T-237/15 im Nichtigkeitsverfahren

 SMARTER TRAVEL

 Dienstleistungen in den Kl 35,38,39 u 42; die grafische Ausgestaltung unterstreicht und verstärkt bloß den beschreibenden Charakter

des Zeichens: EuG 9.11.2016, T-290/15

 MEISSEN.KERAMIK

 Einfache Bildelemente, die Farbe Blau symbolisiert Wasser und ist daher für die beanspruchten Produkte nicht ungewöhnlich -> beschreibende Angabe: EuG 18.10.2016, T-776/15

 PARKWAY

 Einfache grafische Ausgestaltung, verleiht keine Unterscheidungskraft:

EuG 8.11.2016, T-268/15 u T-272/15

 Wortbildmarke DATING BRACELET

 Für ua Computerprogramme, Diskotheken,

Website-Hosting u Heiratsagenturen (Kl 9, 41, 42 u 45)

 Der Wortbestandteil identifiziert Produkte, die mit der

Partnersuche in Verbindung stehen; gewöhnliche Grafik verleiht keine Unterscheidungskraft: EuG 20.3.2018, T-272/17

 Wortbildmarke ALPINWELTEN Die Bergführer

 Ausgestaltung unterstreicht nur den Begriffsinhalt

 Für Bücher, Transportwesen und Freizeitdienstleistungen im Bereich Wandern (Kl 16, 39 u 41): EuG 2.5.2018, T-428/17

 Art der Ware

 Zusammensetzung

Beschreibend Nicht beschreibend

RENTALCARS.COM (Vermietung von

Personenkraftwagen, Kl 39) OLG Wien, 34 R 71/16k KALK UND SCHIEFER (ua Weine, Kl 33)

OLG Wien, 34 R 65/16b

MAXPLAY für Computersoftware, Unterhaltung und Computerprogrammierung für Videospiele (Kl 9, 41 u 42); EuG, T-400/16

Beschreibend Nicht beschreibend

AROMA ist für elektrische Küchengeräte wie zB Entsafter oder Brotmaschinen schützbar (Kl 7 u 11), bestenfalls indirekter Bezug zu den Waren; EuG T- 749/14; Zurückweisung des Rechtsmittels durch EuGH, C-389/16 P

 Zweck

Beschreibend Nicht beschreibend

THE TRAPP FAMILY. A LIFE OF MUSIC bzw DIE TRAPP FAMILIE – EIN LEBEN FÜR DIE MUSIK (Spielfilme, bespielte Datenträger, KL 9; Erziehung, Unterhaltung, KL 41); OLG WIEN, 34 R 74/16a

ELECTRIC HIGHWAY Kl 39(weil Verweis auf die Idee einer „Autobahn für Elektrizität“ und damit auf eine Straße, die mit Ladestationen für elektrische Fahrzeuge

ausgestattet ist); EuG, T-315/15

NETGURU für Computerprogramme (Kl 9) und

computerbezogene Dienstleistungen (37, 38, 41, u 42) weil auf einen Internetexperten verwiesen wird; EuG, T- 54/16

Plug and play für Dienstleistungen der Kl 35 ( ua

Werbung), 36 (elektronischer Zahlungsverkehr), 38 (ua Telekommunikation) und 41 ( Schüler-Nachhilfekurse);

OLG Wien, 34 R 49/16z

SUREID für Dienstleistungen zur Identitätsfeststellung (Kl 35 u 45) Wortverbindung vermittelt die Botschaft einer

„sicheren Identifizierung“; EuG, T-128/16

INSTASITE für Software Werbung u Werbegestaltung (Kl 9, 35 u 42); Information, dass die Produkte eine sofortige („instant“) Herstellung, Wartung und Aktualisierung von Websites ermöglichen; EuG, T- 375/16

Für wasserdichte Chronometer, Uhren und deren Teile (Kl 14) schützbar -> der Ausdruck ist auch für den englischsprachigen Durchschnittsverbraucher kein Synonym für den Begriff „waterproof“ (wasserdicht) ->

kein direkter Hinweis auf eine Eigenschaft; EuG, T- 215/16

BET 365 (ua) für Bereitstellen von Wetten und Computerdesign (Kl 41); Hinweis auf ganjährige Verfügbarkeit von Wetten; EuG, T-304/16, im Nichtigkeitsverfahren

Wortbildmarke 360°für Zahnbürsten (Kl 21) -> Hinweis auf technische Eigenschaft, besonders gründliche Reinigung; EuG, T-332/16 u T-333/16

• Geografische Herkunft

Beschreibend Nicht beschreibend

NIAGARA (ua) für Trinkwasser in Flaschen (Kl 32): Das Publikum wird annehmen, dass die Waren aus der Region der Niagarafälle stammen (EuG 27.4.2016, T- 89/15)

NEUSCHWANSTEIN ist demgegenüber für zahllose Souvenirartikel (ua in Kl 25 und 28) schützbar: Kein Hinweis auf geografische Herkunft, weil das

gleichnamige Schloss wegen seiner architektonischen Einzigartigkeit und nicht wegen der dort verkauften Souvenirartikel oder angebotenen Dienstleistungen bekannt ist. Bloßes Anbringen des Namens auf Souvenirs ist kein warenbeschreibendes Merkmal (EuG 5.7.2016, T-167/15 im Nichtigkeitsverfahren;

Rechtsmittel beim EuGH zu C-488/16 P anhängig) KARELIA für technische Öle und Fette, Brennstoffe u

Kerzen (Kl 4); Wort bezeichnet eine Region zwischen Russland und Finnland, die beim (spezialisierten) finnischen Publikum für die Holzindustrie sowie die Herstellung von ua Biomasse bekannt ist -> Hinweis auf den möglichen Ursprung der Ware; EuG, T-878/16

• Wert

Beschreibend Nicht beschreibend

QD für TV-Geräte, Mobiltelefone und Tablets (Kl 9) ->

Buchstabenkombination ist im relevanten Bereich Abkürzung für „quantum dot“ (Quantenpunkte) ->

Hinweis auf Bildschirmtechnologie, die kleine, lichtemittierende Kristalle verwendet; EuG, T-650/16 ZUM wohl für Lebensmittel und Getränke (Kl 29, 30, 32) u ernährungsbezogene Dienstleistungen (Kl 43);

Ausdruck wird vom Verkehr unmittelbar so verstanden, dass die Produkte zum Wohlbefinden beitragen; EuG, T- 236/16

• Stil ộ

Beschreibend Nicht beschreibend

"Wiener Werkstätten" ist Hinweis auf die historische Werkstätte; Verwendung dieser Bezeichnung ohne Bezug der vertriebenen Produkte (echt oder

nachgebaut) zur Wr. Werkstätte wäre irreführend; Marke ist daher beschreibend und es bedarf der

Verkehrsgeltung: OGH ƯBl 2006/6 - Wiener Werkstätten

• Ad ungewöhnliche Wortverbindung

Beschreibend Nicht beschreibend

Auch eine zwar ungebräuchliche

Wortzusammensetzung ist nicht unterscheidungskräftig

wenn zwischen der Bedeutung der Wortfolge und der Summe ihrer Teile kein Unterschied besteht:

VwGH PBl 2005, 18 zu "Holiday Autos" für Kl 39

"brokerage of rental cars and car rental"

Ähnlich "Companyline" für

Versicherungsdienstleistungen beschreibend (bedeutet Produktgruppe von Versicherungen für Unternehmen):

EuGH GRUR 2003, 58

 Z 3: keine Unterscheidungskraft haben

 Z 3 ist im Verhältnis zu Z 4 und Z 5 eine Restgröße bzw ein Auffangtatbestand

 Allgemeines

 Einer Marke ist Unterscheidungskraft zuzuerkennen, wenn sie über ihre Werbefunktion hinaus von den maßgeblichen Verkehrskreisen ohne

Weiteres als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Waren und Dienstleistungen aufgefasst werden kann.

 Dies kann insb dann der Fall sein, wenn diese Marke nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung besteht, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweist, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordert oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslöst.

 Anwendungsfälle

 Werbeslogans

 Warenanpreisungen usw

 Einfache grafische Gestaltungen

 Einfache Produktgestaltungen

 Produktverzierungen

 Ad „Werbesprüche“

 Ihnen mangelt die Unterscheidungskraft, wenn die Verkehrskreise im Zeichen lediglich eine übliche werbliche Anpreisung (und keinen

Herkunftshinweis) sehen

 Entscheidend ist, ob die Verkehrskreise das Zeichen als Fantasiebezeichnung auffassen

 Vgl den in der BRD zu § 8 Abs 2 Z 1 und 3 dMarkenG gebildeten „Leitsatz“:

 Allgemeinen sloganartigen Kaufaufforderungen (Werbewörtern) in

englischer Sprache fehlt jedenfalls dann die Unterscheidungskraft, wenn sie im Inland nachweislich als Werbewörter verwendet werden: BPatG GRUR 1999, 170 – ADVANTAGE

 Ähnlich zu „We make the Internet mobile“ für Waren und Dienstleistungen zum Bereich „mobiles Internet“ bzw mobile Kommunikation

 Die Sachaussage ist zwanglos erkennbar (Wörter zählen zum englischen Grundwortschatz)

 Kein phantasievoller Überschuss, der den Verkehr dazu veranlassen würde, in der Wortfolge einen kennzeichnenden Hinweis zu erblicken:

BPatG 13.8.2002, 30 W 8pat) 222/01 = JurPC Web-Dok 114/2003

 Beispiele

 „BLACK FRIDAY“ für – kurz – Einzelhandelsdienstleistungen

 Die beteiligten Verkehrskreise werden im Begriff Black Friday den Tag des Shoppings Ende November jeden Jahres sehen, an welchem Händler, insb auch im Internethandel, Rabattangebote veröffentlichen. Gerade der Handel im Internet ist bekanntermaßen nicht ausschließlich auf den österr Markt beschränkt, und Bestellungen erfolgen sowohl bei Händlern im In- als auch im (angloamerikanischen) Ausland, sodass der Begriff den beteiligten Verkehrskreisen geläufig ist und sie damit den in der Vorweihnachtszeit stattfindenden Einkaufstag verbinden werden: OLG Wien 5.3.2019, 133 R 126/18d

 PIANISSIMO (ua) für Maschinen, Generatoren und Pumpen (Kl 7)

 keine Unterscheidungskraft weil Italienisch sprechende Verkehrskreise das Zeichen mit

„extrem leise“ übersetzen und darin keinen Herkunftshinweis, sondern bloß

verkaufsfördernde, anpreisende Werbebotschaft erblicken: EuG 21.1.2015, T-11/14

 2GOOD für Süß- und Schokoladewaren (Kl 30)

 Keine Unterscheidungskraft, weil es sich um eine bloße Anpreisung, dass die Waren

„sehr gut“ sind, handelt: EuG 25.9.2015, T-366/14; bestätigt durch EuGH 11.5.2016, C- 636/15 P

 FOREVER FASTER

 (ua) für Schuhe und Sportartikel (Kl 25 und 28),

 Weil sich die einfache werbliche Aussage bloß auf eine wünschenswerte Qualität oder Eigenschaft der beanspruchten Waren bezieht: EuG 9.3.2017, T-104/16

 Beispiele

 „fight4you“ für Rechtsberatung (Kl 42)

 Ausschließlich werbliche Anpreisung: BA ÖBl 2005/71 und 72

 ABER

 „markant“ als Firmenschlagwort

 Ist Fantasiewort iwS: OLG Wien ÖBl-LS 2007/73 - markant

 Bildmarke mit Schachbrettmuster in braun und beige

 Ua für Lederwaren, Reisekoffer und Regenschirme (Kl 18):

Das „Schachbrettmuster“ verschmilzt mit dem Erscheinungsbild der Waren und lässt keine Abweichung von Branchennorm oder -üblichkeit erkennen  fehlende Unterscheidungskraft

 EuG 21.4.2015, T-359/12 im Nichtigkeitsverfahren

 Bildmarke, die eine weiß-blaue Verpackung darstellt

 Ua für Konditorwaren und Schokolade (Kl 30), weil weder die

quadratische Warenform noch die weit verbreitete Farbenkombination (Blau und Weiß) zur Unterscheidung von Waren anderer

Unternehmen geeignet ist

 EuG 10.5.2016, T-806/14; Rechtsmittel beim EuGH zu C-417/16 P anhängig

 Positionsmarke, bestehend aus zwei parallelen Streifen auf einer Hose

 Für Sport- und Freizeithosen (Kl 25), weil auf Bekleidung positionierte, einfache geometrische Formen (außer bei Verkehrsdurchsetzung aufgrund intensiver Nutzung) nicht als Marke (sondern Verzierung) verstanden

werden und weil Freihaltebedürfnis besteht.

 EuG 15.12.2015, T-64/15

 Für die übrigen Kennzeichen gilt dies - wenngleich nicht ausdrücklich statuiert - ebenso

 Grundvoraussetzung für jeden Kennzeichenschutz ist die Unterscheidungskraft des Zeichens!

 Beachte: Eintragung Marke in Register zwingende Schutzfähigkeit (insb.

Unterscheidungskraft)  im Registrierungsverfahren zwar auch Prüfung auf Schutz-ausschließungsgründe statt  aber Beurteilung nicht endgültig

 Ein Kennzeichenrecht an nicht unterscheidungskräftigen Zeichen ist daher ausgeschlossen

 Aber: Auch fehlende Unterscheidungskraft kann durch

Verkehrsgeltung kompensiert werden (§ 4 Abs 2 MSchG)

 Einzelfälle zu Werbeslogans:

 Schutz verneint:

 GEHEN WIE AUF WOLKEN

 insb für Einlegesohlen (Kl 10 u 25) -> das Zeichen erschöpft sich in einer werblichen Anpreisung: EuG 17.10.2016, T-620/15

 STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS

 ua für chemische Erzeugnisse (Kl 1) wegen der gewöhnlichen, anpreisenden Werbebotschaft: EuG 24.1.2017, T-54/16

 ADVOCA

 Für Rechtsberatung (Kl 45): OLG Wien 7.12.2016, 34 R 114/16h

 SUPER WOCHENENDE

 Für Drucksachen (Kl 16) u Bereitstellen von Informationen im Internet zu Verbraucherschutzthemen (Kl 38); grafische

Ausgestaltung reicht nicht: OLG WIEN 3.1.2017, 34 R 119/16v

 SPÜRBAR ANDERS

 Für Druckerzeugnisse, Bekleidungsstücke u sportliche/kulturelle Aktivitäten (Kl 16, 25 u 41); Aussage, dass Produkte besser seien bzw sich von der Norm abheben ->

eindeutiger Anpreisungscharakter: EuG 4.10.2017, T-126/16

 For You

 Für Tabakerzeugnisse, weil lediglich anpreisende Empfehlung: BPatG GRUR 1997, 279